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2011 07-12

国际商标注册马德里体系概述及法律热点问题剖析(下)

本文上半部分对马德里体系的最新发展作了一个简单概括,并着重先容了马德里协定书和议定书的一些实质性区别。本文章下半部分除了再简单先容协定书和议定书其它一些主要是程序方面的区别外,将重点分析马德里体系中已经发生和正在讨论要修改的若干法律热点问题。
 
      1) 协定书和议定书其它几个方面区别
 
除了上述几点主要区别外,协定书和议定书在其它一些方面,主要是程序上还有一些区别。
 
(1)        “中心打击”后的补救措施
 
关于“中心打击原则”,因后面要作专门分析,在此不展开讨论。只是说明在马德里协定和议定书中,都有“中心打击”的规定,其法律依据是国际注册与其基础注册或基础申请之间在国际商标注册之日起五年内存在依附关系。即如果一个商标基础注册或基础申请在五年内在原属国被撤销、被宣布无效或被申请驳回,即该商标不再在原属国受到法律保护后,则依其为基础申请到马德里其它成员国申请的国际商标注册也随时失效。[1]但两者的区别是协定书没有规定商标注册人在受到“中心打击”后的补救措施。而议定书则允许注册人在受“中心打击”后,可以将国际注册转换到原先被指定缔约国或地区申请注册,而且还可以保留原有的国际注册日期和优先权日期。[2]
 
(2)       商标申请人资格顺序要求
 
在协定书中,有一个所谓“层递关系”(“Cascade”)的概念。即商标申请人必须按照协定书第1款(3)条严格按下述顺序选择原属局:(a) 申请人设有真实有效的工商营业所的任何《协定》成员国;或者 (b) 在此类国家没有营业所在地的,其住所所在的《协定》成员国;或者(c) 在此类国家既没有营业所又没有住所的,其国籍所在的《协定》成员国。申请人因此不能自由选择原属局。例如,如果申请人事实上在另一个《协定》成员国设有工商营业所,就不能以其住所所在国的作为条件提出国际申请。[3]  这实际上给商标注册人带来很多不便。如一个法国商标申请人在意大利设有真实有效的企业,但其本人则常驻在法国,按照以上规定,他必须把意大利作为原属国申请商标而不是把他的居所地法国作为原属国而提出商标申请。而议定书中则没有此类顺序的硬性规定。按照议定书第2款 (2)“原属局”的定义,申请人可以自由地基于营业所、住所或国籍选择自己的原属局,但只能选择一个原属局。这样,对于国家主管局,是该国国民、在该国有住所或在该国设有真实有效的工商营业所的任何人均可提出商标国际申请。对于缔约组织主管局,是该组织成员国国民、在该组织领土上有住所或在该组织领土上设有真实有效的工商营业所的任何人均可以提出商标国际申请。[4]
 
 
(3)       商标注册人提交商标国际注册后续申请程序的灵活性
 
议定书在对商标注册人提交国际商标注册若干后续申请程序方面也呈现了灵活性,即在法律规定的范围内,允许注册人或通过原属局或直接向世界常识产权组织国际局直接递交申请,比如后期指定的提交申请。[5]又如商标注册人想提交在部分被指定缔约方、在部分或全部商品和服务上的保护申请及在全部被指定缔约方、在部分或全部商品和服务上注销国际注册的申请等,也可以直接向国际局提交,也可以通过原属局提交。[6]而这些选择在协定书中是不存在的。
 
以上部分是对马德里体系的最新发展及协定书和议定书的主要异同作了一个简单概括先容。下面将重点分析马德里体系中已经发生和正在讨论要修改的若干法律热点问题。由于篇幅所限,这里主要先容两个引起广泛关注并有重大影响的法律热点问题,一个是已经在2007年经过马德里联盟大会进行过重大修改的有关议定书第9条之6“保护性条款”的问题;另一个则是几年前主要由挪威代表团提出并有很多成员国积极响应, 现在正由马德里联盟有关国际商标马德里注册法律工作委员会认真研究讨论的有关围绕“中心打击原则”存在的必要性和合理性的问题。
 
  1. 关于马德里议定书第9条之6,即所谓“保护性条款”的重大修改法律问题剖析
    1) 历史背景。
 
    在2007年9月24到10月3日召开的马德里联盟第38届大会上对在马德里议定书第9条之6(1),即著名的“保护性条款”(“Safeguard Clause”) 做出重大修改。修改前的条款规定,如果一个商标注册国际申请和注册发生在两个同属协定书和议定书的签约国之间(即双边双料协议国),则适用协定书的所有条款。换言之,是协定书的所有约定条款而不是议定书的条款被视为适用所有同属协定书和议定书签约国在国际商标注册时的法律准据。例如,中国和德国同属协定书和议定书的成员国,在两国向国际局递交商标国际申请时及向对方提出领土延伸商标保护时,只适用协定书的相关条款。但是,如果是商标申请国际注册发生在中国和芬兰之间,则不适用协定书的条款,原因是芬兰只是议定书成员国(即不符合同属双协议成员国的条件)。在实践中,适用协定书条款带来了一系列的对商标申请人通过马德里系统进行国际商标申请和注册的不便。其中最为突出的两点在本文上半部分已提到,一点是商标申请人提出的商标必须事先在原属局获得注册后方可提出国际注册,即注册在先原则;另一点是申请国际商标注册的语言只能是法语,即单一语言原则。当然除了这两点外,协定书还有一些其它比较缺乏变通性的规定也使得商标注册人望而止步。以中国为例,当时马德里同盟共有82个成员国。其中有26个纯议定书国家。其余56个中有7个纯协定书成员国,49个国家为双协议书成员国。中国商标申请人如想在这56个国家申请延伸保护,则必须按协定书条款申请。具体讲就是要等到国内商标注册后才能申请马德里国际商标申请及延伸保护并且原属局只能以法语作为申请语言。在马德里国际商标注册法律工作组讨论提议修改这个条款时,作了一些模拟计算统计。如以2005年统计数据为例,通过国际局申请延伸注册和后续追加延伸保护有356,487 个例。其中198,894例是通过协定书条款申请的;157,593是通过议定书条款申请的。同时,在通过国际局申请商标注册国际注册的33,169数据中,有14,823例是由于保护性条款存在而适用协定书的。根据模拟计算, 如果当时没有这一保护性条款,则该数量将降至到6,524例。[7]又以2007年数据为例,在国际局登记注册商标及申请领土延伸保护的数据中,由于“保护性条款”的适用,使得通过协定书条款进行延伸保护的数量占总数的51%,而适用议定书的则占48.2%。国际局用同样的数据,但把一个前提做个假设置换,即把适用协定书条款改为适用议定书条款,则通过协定书申请的数量将会戏剧性的降至17.8%。[8]基于上述情况,马德里联盟授权法律工作组研究探讨修改议定书第9条之6的可能性和可行性。法律工作组从2005年至2007年经过两年四次工作会议及与马德里联盟成员国以各种形式进行多次非正式磋商,马德里联盟终于在2007年召开的第38次联盟大会上通过对议定书的第9条之6做出实质性修改。这次修改被称为是自议定书生效以来的第一次重大修法,此举也被认为会对马德里体系本身的发展变革带来重大正面影响。[9]
 
    2) 议定书第9条之6修改的主要内容。
 
马德里联盟通过的对议定书第9条之6的重大修改的主要内容是取消了原议定书中的保护性条款,同时附加了一些新的条款。主要内容有:首先,新加了(1)段(a)已取代原议定书中的(1)。即约定自2008年9月1号起,原适用马德里协定书的保护性条款被取消,取而代之的是相反的约定,即如果一个商标注册国际申请和注册发生在两个同属协定书和议定书的签约国之间(即双边双料协议),则适用议定书的所有条款。其次,新的条款(1)(a) 后面又新加了一个(b)条款。主要包含两个内容。第一方面是涉及成员国对延伸申请发出拒绝保护的时间期限问题。第二方面是关于是可否收取单独规费问题。关于这两点,这里先要先容一下简单背景。原先由于有关的成员国在加入议定书时可根据议定书第5条(2) (b) (c) ,可声明将提出发出拒绝保护的通知由12个月延至18个月,并可能基于第三者提出反对的理由,甚至在18个月后发出不予保护通知。[10]但修改后的第9条之六(1)(b) 则规定即使议定书成员国已经声明采用延期发回驳回的条款(18个月甚至更长),但在此暂不适用,即应按议定书第5条(2)(a) 条款实行, 即驳回延伸保护的时间一律限定在12个月之内, 没有例外。即如果12个月内未发出不予保护通知,则视为该商标延伸申请获得自动保护。同样,关于收费方式问题也采取类似安排。即原先议定书成员国可根据议定书第8条 (7) 条款声明采取单独规费收费方式。但第9条之六(1)(b) 则规定即使议定书成员国已经做出上述声明但在此也暂不适用,即必须仍然采用标准规费方式收费。[11]同时,马德里联盟成员国对议定书第9条之6(2)也做了修订。修订后的条款规定马德里联盟将会在自2008年9月1号起的3年后(也就是2011年8月31日后) 对 (1) (b ) 内容再做出审查,之后决定是否对(1) (b) 内容做全部删除或部分删除。当然,只有同属马德里协定书和议定书的双属签约国才有资格参与对以上内容的讨论并要经其3/4多数表决通过后方为有效。顺便提及一下,由于对议定书第9条之6进行了重大修订, 相应的,共同纲领中的相关条款及与收取费用等有关附属条款也做了相应的调整和改变。虽然涉及修改之处达十余处之多,但大多是文字与程序方面的改动有关,如语言由单一法语调整到三种语言等。由于篇幅所限,在此就不一一说明了。
 
    3) 保护性条款被取消后的意义和带来的效果。
 
如前文所述,议定书第9条之六被修订的直接后果是保护性条款的被取消。显然,这对用户通过马德里系统进行国际注册是个福音。同时,有学者还认为这是自马德里议定书实施以来最为意义重大的一次修改,并且会对马德里体系的进一步改革发展带来更为广泛积极的和正面的影响。[12]但取消保护性条款是否真正带来了积极的效果呢?让大家从WIPO国际局提供的数据中看个究竟。由于议定书适用所有在双边注册国之间的国际注册和延伸保护,所以用户可以通过在原属局的注册或申请后就可进行申请国际注册。数据显示,自2008年9月1日到2010年12月31日止,通过在原属局基于基础申请而向国际局申请注册的有12,570件,占全部申请量的26%左右。[13]见图表1。
 
                                              图表 1
 
        
 
同时,由于议定书规定可以使用三种语言,即用户可以在英语、法语、或西班牙语中选择进行国际注册,因此通过英语注册的客户大增,并有连年上升的趋势。见图表 2
 
                                               图表 2
 
    
由以上图表中不难看出,由于对议定书第9条之6的修改,即删除了保护性条款后,使得用户通过马德里系统进行国际注册变得更为方便和简洁。除了用户感觉方便外, 对马德里联盟成员国来讲, 的确在很大程度上达到了当时支撑通过修改此条款人们的设想和预期的目的, 取得了一个双赢的结果。因此,可以说这是马德里体系历史发展长河中一次成功的修法。至于根据第9条之6 (2)的要求,成员国将如何在规定的3年后(自2008年9月1日起)对 (1) (b) 的内容做审查,至于将会得出什么结论,将会依据国际局提供的数据和法律工作委员会提供的报告内容而定。因涉及很多国际局目前尚未对外公布的数据和本人所做的工作报告还尚待法律工作委员会给与审阅,在此就不便透露任何进一步的信息了。
 
 
 
  1. 关于围绕马德里议定书第6条“国际注册与国内注册依附关系”而衍生的“中心打击原则”展开的法律问题讨论最新进展
1) 历史背景。
 
对这一问题的讨论要从源头说起。在马德里协议书和马德里议定书中都有关于国际注册与国内注册依附关系的规定。具体都是在第6 (2) (3) 款。由于马德里联盟成员国里除了一个国家外都适应议定书,在此就以讨论议定书为主。[14]议定书第6条的标题是:“国际注册的有效期;国际注册的依附和独立”。其(2)是这样规定的:“自国际注册之日起五年期满后,国际注册即分别与基础申请或由之产生的注册,或者基础注册相独立。如下另有规定的除外。” (3) 做出如下规定:“在注册之日起五年期满前,如果基础申请或由之产生的注册或者基础注册分别就全部或部分国际注册中所列的商品和服务被撤回、过期、被放弃、最终驳回、注销或被宣布无效,无论其是否已被转让,都不得再要求国际注册给予的保护。。。。”。[15]这就引申出了所谓的“中心打击原则”的概念,即指自国际注册之日起5年内,国际注册与其基础申请或基础注册之间存在依附关系。在此期间,若某国际注册的基础注册被撤销或宣布无效或其基础申请被驳回,那么该国际注册在所有被指定延伸保护缔约国都不再予以保护。当然,议定书中规定了若国际商标的注册人在被“中心打击”后有相应的补救措施,即该国际注册被撤销之日起3个月内,国际注册的注册人可以向有关的议定书缔约方提出将国际注册转为国内注册的申请,原来的国际注册日期将被视为该国家国内申请的申请日,并享有在先的权力。
WIPO马德里商标国际注册法律工作委员会专家先容,在讨论议定书文本时,对是否在此问题上与马德里协定中的相关规定对接,即是否保留“中心打击原则”存在分歧。反对保留此原则的人认为,首先,“中心打击原则”的实质与公认的常识产权地域性保护法律原则相违背,即由于某个商标在其原属局的国家被撤销后,则将波及并株连到其它不同法域的国家,而该商标即使已被延伸保护国法律认可也由于其国际注册的被注销而一并实效; 其次, 在被“中心打击”后, 也未明确商标权利人是否享有与本国申请人在类似情形下应享有的同等司法救济措施的权力的规定, 而只是有前文提到的在三个月内将国际注册转为国内注册的选择权。支撑的人则认为由于商标注册人可以通过马德里系统在多国同时申请注册的便利,必须要保留对第三方权利人的合法权利加以保护的制衡机制,同时可以有效防止滥用马德里系统进行国际注册的行为。最后,作为各方利益讨论的结果,还是保留了“中心打击原则”的规定。
2) 法律工作委员会关于研究“中心打击原则”带来的问题进而讨论基础注册存在的必要性问题的问题。
 
事实上,在讨论对马德里议定书第9条之6“保护性条款”修订时,人们已经对围绕由于“中心打击原则”带来的问题开始讨论是否要触及更为基本的原则问题,即原属国基本注册是否可以取消的问题了。最早正式提交相关建议的是由挪威代表团于2006年6月12-16日在日内瓦召开的法律工作委员会上正式提出。之后,挪威代表团又分别提交了一些补充建议。[16]由于篇幅所限,在此不详细先容挪威代表团提出建议的内容。简单讲,挪威代表团提出的观点是,由于存在国际注册依附于国内注册的规定,即存在“中心打击”的风险,及其他因素,应考虑取消基础注册的要求,从而可以根本上解决“中心打击”的可能性。其依据是,调整外观设计的1999年通过“海牙协议日内瓦文本”就没有要求外观设计需要在原属国基础注册的要求,而“海牙协议日内瓦文本”是更新的国际协议。挪威建议书中还列举了一些被认为是如果取消了基础注册的要求而可能对用户带来的更大方便和好处的可能性。比如, 如像外观设计申请一样,某议定书签约国的申请人也可以申请母国的外观设计注册,(马德里体系则不允许此种申请), 其好处是商标申请人只需要关注一个商标申请,即国际商标注册是否成功,而无需担心其国内商标注册或申请是否成功。按照挪威的建议书,如取消了对基础注册或基础申请的要求,则必然导致要取消议定书中第6条(2)和(3)款,其结果是取消国际注册对国内注册的依附关系,其5年依附期时间也就不复存在, “中心打击原则”自然也就不消自灭了。[17]
 
 
3) 最新进展。
 
挪威代表团2006年首次正式提出讨论对议定书最基本原则之一,即考虑取消在原属国基本注册和基本申请的要求,并以调整外观设计的另一部国际条约“海牙协议日内瓦文本”为依据。在之后的若干法律工作委员会会议上和其它马德里成员国之间非正式讨论中都对挪威和其它一些国家提出的补充议案进行过多次讨论。其进展不大。分析其原因有两大方面。从法律层面讲,首先,若要对如此关键重大的条款进行修改,必须要经过外交会议,而非马德里联盟成员国可以决定。可以想象,通过外交会议通过此事的难度是非常大的。其次,从操作层面上看, 取消基础注册或基础申请会涉及到很多国家要修改国内的相关立法,这需要多国的共同努力和时间来完成。例如中国,就要修改“马德里商标国际注册实施办法”第4条2款的规定。再次,如果发生涉及商标注册或侵权争议,一定是发生在一个具体的议定书国内,由于发生商标争议地区的原属局是通过国际局转发到本国要求进行商标注册,因此,在时间把握、取证、确权等方面肯定会有很多不确定因素存在。从商业层面讲,很多原属局对取消基础注册或基础申请的建议颇不以为然,原因很简单,这会直接影响到它们的经济利益。再有,有人怀疑在不影响对用户提供优质服务的前提下,WIPO国际局是否有足够资源能承担如此重大的改变。鉴于种种反对声音和阻力,最初的比较激进的一步到位的改革建议声音已逐渐减弱,取而代之的是将重点放在研究“中心打击原则”的使用率如何及其存在是否合理及必要的数据统计方面。根据WIPO马德里国际注册法律工作委员会2011年3月提供的最新数据,在2010年7月1日到2010年12月31日止,国际局共接到1240例通过国际局注册的商标无效的通知,在其中,大概有215件可能(无法肯定)是由于“中心打击”造成的。在215例中,德国有58例,欧盟占了116例。其它国家占得数目微不足道。(只占3.3%)。另外一组数据说明,在2005年国际局收到的商标无效通知按议定书成员国分,只有以美国为代表的五个国家(地区)呈现双位数。仅美国就占了当年发出全部商标无效通知书的37.19%。[18]根据国际局提出其它数据进一步说明,“中心打击”的使用率是极低的。同时这一原则似乎只是对少数国家用户可能才有意义。国际局提供的其他数据同时说明,即使由于受到“中心打击”后的商标持有人,大多数为中小企业,由于预算费用和其它因素,很少采取将国际注册转变为国内注册的情形。鉴于上述数据和分析,人们可以得出结论,“中心打击”的使用率并不高,同时只对极少数国家可能有意义。但它的存在仍像是一把悬在头上的利剑,或是一只尚未落地的皮靴,对其它大多数议定书成员国来说似有不公平之嫌,因此“中心打击原则”存在的必要性和合理性自然就纳入到讨论范围之内。如果大多数成员国在此问题上可以达到共识,那么下一步采取何种措施将会被提到议事日程上来。既然用激进的方式,即以取消基本注册或基本申请的建议被认为是不成熟、不现实而不可取的话,那么专家们正在寻求其它变通方法来面对和解决此问题。其中被提及最多的一种方式是参考外观设计海牙协定的做法,即以“冻结”1934年“伦敦文本”的做法由马德里联盟成员国来“冻结”马德里议定书第6条(2)款的方式,如此即可避免召开外交大会的麻烦,同时可以达到在实际操作过程中使“中心打击原则”被“冻结”即被搁置一旁不被使用的效果。此问题下一步如何发展,将会在今年7月4号到8号在日内瓦召开的第9届法律工作委员会上及今后的马德里联盟架构下的其它相关场合中被广泛讨论,本人会密切跟踪此事。
 
以上内容是本人在瑞士日内瓦世界常识产权组织所在地为国际商标注册马德里体系法律工作委员会工作了3个月期间根据所见所闻撰写的旨在先容国际商标注册马德里体系发展的一些最新动态及几个法律热点问题。其中免不了有一些信息不够准确或有遗漏之处,欢迎各位同仁批评指正。
[孔嘉,9599116九五至尊合伙人(上海),中国人民大学法学院法学博士]


[1] 见协定书第6款(3)和议定书第6款(3)。
[2] 见议定书第6款(3)和共同纲领第22条。同时议定书第9条之5条规定如果将国际注册转变为国家或地区申请享受优先权时应满足三个条件:(i) 此申请于国际注册被撤销之日起三个月内提交;(ii) 提交申请中所列的商品和服务实际上包括在国际注册的商品和服务表中;(iii) 该申请符合所适应法律的一切规定,包括费用的规定。
[3] 见WIPO “【马德里协定】和【马德里议定书】商标国际注册指南”B 02.02 2009年更新版
[4] 见上,B 02.03
[5] 见共同纲领第24条 (2) 。同时该条也明确规定例外情况,即有些申请还必须通过原属局。
[6] 见共同纲领第25条 (1) (b) 。
[7] WIPO Legal Working group document:MM/LD/WG/2/3 p. 4-6
[8] Gregoire Bisson:“Repeal of the Safeguard Clause in the Madrid System: Practical Implications for New Filings and Existing International Registrations” ECTA Gazette No. 56 Spring, 2008 p. 43-44
[9] 同上。p. 53.
[10] 但即使声明是基于第三者反对而可能在18个月后发出驳回申请也是附有条件的。即驳回申请必须在提出异议期限届满后一个月内但最长不能超过异议期开始后七个月内发出,以两个期限之一先到期限为准。
[11] 但标准规费(附加费和补充费)将从73瑞郎上调到100瑞郎。
[12]  Gregoire Bisson:“Repeal of the Safeguard Clause in the Madrid System: Practical Implications for New Filings and Existing International Registrations” ECTA Gazette No. 56 Spring, 2008 p. 53
 
[13] 以下图表是从本人在WIPO做项目的报告中众多图表中摘出的两个。
[14] 在本人撰写此文上半部分时,仍有两个国家是纯协议国。 但在三月下旬,塔吉克斯坦政府向WIPO总干事正式提交加入议定书的申请,完成加入议定书的全部手续,成为议定书的正式成员国。
[15] 见WIPO 网站 www.wipo.int/madrid/ch/legal_texts
[16] 见WIPO文件:MM/LD/WG/2/9; MM/LD/WG/6/2;MM/LD/WG/6/5.
[17] 见WIPO 文件:MM/LD/WG/6/2 “Revised Proposal by Norway” 第5条到12条。
[18] 见WIPO文件:MM/LD/WG/9/3

 



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